[기자수첩] 대기업과 공동연구하는 바이오 벤처가 주의해야 할 지적재산권

공동연구에서 주의해야 할 3가지 중요점

바이오 벤처기업이 자사 독자로 제품을 시장에 내놓는 것은 매우 어렵기 때문에, 기본적으로는 제약기업이나 대기업 사업회사와 콜라보레이션으로 진행하는 경우가 많다. 다만, 자사의 비젼과 대기업의 비젼은 반드시 일치하지 않기 때문에, 계약교섭을 진행하는 와중에 당초의 생각과는 달라지는 경우도 종종 있다.

그래서 주의해야 할 중요점으로, 비밀정보의 취급, 공동연구의 성과는 누구 것이 되는가, 계약종료 후에 공동연구성과를 어떻게 활용해 나갈 것인가, 이 3점에 대해서 설명하겠다.

일단, 첫 번째, 비밀정보 취급에 대해서 설명하겠다. 벤처기업이 자사의 비밀정보를 개시할 때, 기밀유지계약(NDA)이나 비밀유지의무(CDA)를 맺는 것이 일반적이다.

하지만, 비밀유지계약을 맺은 뒤에도 정보개시에는 주의가 필요하다. 벤처기업의 협업처인 사업회사는 연구개발 및 상품, 서비스의 사업화 기능을 가지고 있다. 협업처에게 있어, 타사와 이익을 공유하는 것보다, 단독으로 사업화 및 수익화 하고 싶어하고 싶다라는 인센티브가 존재한다. 또한, 과학에 의거한 기술과 노하우는 정보가 충분히 개시되면 비슷한 기술력을 가진 회사에서는 재현해버릴 가능성이 높다.

비밀유지계약을 맺더라도, 노하우에서 비밀시하고 있는 자사기술 중에 특히 중요한 부분은 개시하지 않는 것이 원칙이다. 의학품에 관련된 기술이라 할지라도, 신약승인신청에 직접 관계가 없는 부분은 계속 숨기는 것이 가능한 경우도 있다. 벤처기업은 자사의 코어기술과 관련된 비밀정보를 정사해, 제3자가 사용해도 괜찮거나 사용해주길 바라는 정보와 사용하지 못하게 할 정보를 나눠, 개시할 비밀정보를 결정할 필요가 있다.

두 번째는 공동연구성과의 귀속에 대해서이다. 공동연구에서는 당사자가 공동으로 연구를 담당하기 때문에, 성과물도 양자가 공유하는 것이 일반적이다. 이때 기여도를 고려해 지분 비율을 달리 정하기도 한다(특허법 제33조). 또한, 공동연구개발의 권리귀속 주체를 보면, 특허를 받을 권리 및 특허권은 발명자에게 귀속되는 것이 원칙이나 이전할 수 있으므로 발명자가 아니더라도 발명자로부터 권리를 이전받아 권리귀속 주체가 될 수 있다. 다만 국가연구개발사업의 경우 등 권리귀속 주체를 법 규정에서 제한하는 경우가 있다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조).

세 번째는 계약종료후의 공동 연구 성과의 이용에 대해서이다.

공동 연구 결과에 따라 특허권을 공유할 때 각 공유자는 특허 지분 비율에 따라서만 특허권을 사용하고 지분 비율에 따른 이익만을 향유하는 것일까. 예를 들면, A가 핵심적인 아이디어와 연구 자금을 제공하고 주요 연구를 수행하기로 한 반면 B는 부수적인 연구만 수행하기로 했다. A 와 B는 기여도를 고려해 특허 받은 권리를 99대 1의 지분 비율로 공유하기로 합의하고 관련 특허를 등록했다. 그렇다면 이때 B는 자신의 지분 비율인 1%에 상응하는 만큼만 해당 특허를 이용해야 하고 B가 특허 전부를 이용해 이익을 향유했다면 A는 B에게 이익금의 99%에 대한 반환을 요청할 수 있을까.

정답부터 얘기하면 그렇지 않다. 특허권의 객체인 기술은 소유권 객체인 물건과 달리 1인의 실시가 다른 공유자의 실시를 방해하지 않는다. 따라서 계약으로 달리 정하지 않는 한 공유자 1인이 다른 공유자의 동의 없이도 특허를 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항).

그리고 이런 실시에 대한 이익도 보유할 수 있다. 따라서 위 예시에서 특허권에 대해 1%의 지분을 보유한 B는 특허 전부를 실시할 수 있고 B는 A에게 실시에 따른 이익금을 반환할 의무도 없다. 이런 점을 고려해 당사자들은 공동 연구 계약 체결 시 특허 받을 권리의 귀속뿐만 아니라 특허 실시의 주체와 특허 실시에 의한 수익 배분까지 명확하게 규정해야 한다. 특히 자기 실시가 어려운 당사자는 자신의 기여도를 고려해 다른 공유자의 실시에 따른 수익 배분 여부, 기준과 방법에 대해 미리 협의해 계약에 반영할 필요가 있다.

특허청의 스타트업 지원정책

법무부, 특허청 및 벤처기업협회가 벤처기업 지원을 위한 법무부, 특허청, 벤처기업협회 간 협력체계 구축을 위한 업무협약이 이뤄졌다. 이번 업무협약에 따라 법무부는 벤처깅버이 특허를 사업화하면서 발생할 수 있는 법률 문제에 대응할 수 있도록 스타트업 창업지원 법무플랫폼 ‘스타트로(law)’를 통해 창업 벤처기업 대상 법률 상담을 지원한다.

또한 특허청은 공익변리사 특허상담센터를 통해 창업 벤처기업을 대상으로 지식재산 관련 상담을 제공하고, 벤처기업 CEO의 지식재산 인식을 높이기 위해 ‘벤처기업 CEO IP 아카데미’ 과정에 대한 예산을 지원하기로 했다.

아울러 벤처기업협회는 ‘벤처기업 CEO IP 아카데미’ 과정을 개설, 운영하고, ‘V-ON’ 누리집 등 홍보채널을 통해 IP 금융, 스타트로 등 벤처기업에게 필요한 지식재산 및 법무정책에 대한 홍보를 지원할 계획이다.

이어, 특허청은 중소기업의 지식재산 사업화를 지원하는 ‘2022년 IP제품혁신 지원사업’에 참여할 기업을 지원했다.

해당 사업은 특허, 실용신안 또는 디자인을 보유한 중소기업을 대상으로, 제품개발 중에 겪는 기술적 어려움에 대한 다른 기술분야의 특허 등 지적재산을 분석해 기술을 융합함으로써 새로운 해결방안을 도출하고, 사업화할 수 있도록 지원하는 사업이다.

신제품기획, 문제해결, 제품고도화 등 기업의 수요에 맞춰 지식재산 컨설팅을 지원하고, 시작품 제작 등을 통해 개발제품의 성능 검증을 지원하는 최대 7천만원 규모의 사업화 지원이 이루어졌다. 이번 사업은 지역이나 기업의 업력(폐업 이력 등)에 상관없이, 특허 등 지식재산(상표 제외)을 보유한 중소기업이라면 자유롭게 신청할 수 있다.